第二十三条 国际通用的侵权判断原则有以下三个:
(一)全面覆盖原则,是指被诉侵权技术方案包含与专利权利要求记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的,认定其落入专利权的保护范围,而被诉侵权技术方案的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同,认定其没有落入专利权的保护范围;
(二)等同原则,是认定全面覆盖原则中等同特征的原则,等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征;
(三)禁止反悔原则,是指专利权人如果在专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、复审程序中,为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩,则之后在主张专利权时,不得将通过该限缩而放弃的权利内容重新纳入专利权保护范围的原则。
第二十四条 进行专利侵权分析时,要将高关联专利的权利要求分解为若干技术特征,并与本公司产品的技术特征进行逐一比较,按照上述侵权判断原则判断产品是否存在侵权风险,并将产品有侵权风险的专利标记为风险专利:
(一)由于专利的从属权利要求是对独立权利要求的限定,其保护范围小于独立权利要求,在做侵权风险分析时首要考虑独立权利要求;
(二)可以查阅高关联专利的历史记录,以确定该专利的法律状态,为后续策略提供参考;
(三)可以查阅竞争对手的诉讼记录,以确定涉诉风险,并为涉诉策略提供参考;
(四)注意境外相关国家和地区的法律环境变化。
第五章 风险规避与应对
第二十五条 风险规避与应对,是指发现风险专利后,采取合法合理的措施,规避或者降低侵权风险。
第二十六条 发现存在侵权风险时,可主动请求宣告风险专利的专利权无效。
无效的理由主要有对方技术方案缺乏新颖性或创造性、对方专利权状态违法(重复授权)等。
通过专利权无效可以使竞争对手失去起诉自身侵权的权利基础,也可以为与竞争对手达成和解提供筹码和基础。
第二十七条 还可以主动与风险专利的专利权人沟通,取得风险专利的专利权或者实施许可,以此避免侵权发生。
第二十八条 开发针对风险专利的相关技术并申请专利。一旦相关技术是实施风险专利所需采用的,就可以与风险专利的专利权人进行交叉许可谈判,从而达到合法实施风险专利的目的。
第二十九条 修改产品技术方案,避开风险专利的权利要求保护范围,从而避免专利侵权风险。
第三十条 如果侵权风险成为现实,宜提前做好专利侵权应诉准备,尽早收集、组织有利的证据及抗辩理由,以避免在可能发生的侵权诉讼中处于被动。
第三十一条 如果遭遇专利侵权诉讼,可以采取以下措施:
(一)诉讼程序上的抗辩,包括否定原告主体资格、否定受诉法院管辖权以及诉讼时效抗辩等;
(二)不侵权之抗辩,根据前述专利侵权判定的基本原则,搜集证据证明被诉侵权产品不侵犯风险专利的专利权;
(三)证明享有先用权,先用权是指企业在对方专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备的,能够在原有范围内继续制造、使用的权利;